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== 科学研究 ==
美国联邦法院的专利诉讼程序日11:17
(阅读:2468次)主讲人：陈尊旋
美国Locke Lord Bissell & Liddell LLP律师主持人：刘云生
西南政法大学民商法学院副院长
教授、博士生导师嘉
西南政法大学民商法学院副教授
西南政法大学民商法学院讲师时
间：日晚7：00－9：00地
点：西南政法大学渝北校区4106教室主办方：科研处、民商法学院承办方：民商法学院学生会主持人刘云生教授：大家晚上好。今天我们很高兴迎接来我们的老朋友，上学期给大家做过讲座的，来自于美国的陈尊旋博士。（掌声）陈尊旋博士飞越了太平洋，经过数小时的长途奔波，然后经北京到重庆给大家举办这个讲座。大家可能也清楚，这个机会来之不易，我们的陈博士更是辛苦万分，到现在还没吃晚饭。陈博士的身份大家可能已经看到了，他是学医学出生的，后来在天普大学获得法律博士学位。今天晚上他给大家带来的题目是关于美国专利诉讼的一些基本程序和特点，给大家做一些基本的介绍。下面我们给大家介绍今天晚上的两位嘉宾。一位嘉宾是我们知识产权法研究中心最年轻的副教授，黄汇博士，一位是我们知识产权法研究中心高大威猛又不乏帅气的康添雄博士。（掌声）下面我们就有请陈博士给大家带来精彩的讲座。（掌声）第一部分
讲座内容主讲人陈尊旋律师：谢谢大家，谢谢刘院长。（掌声）刘院长的脸有点绿了，他也没吃晚饭的。我在做这个讲座前有一个小小的要求啊，因为在美国老师见到学生的时候，他们不喜欢学生坐的稀稀散散的，所以，请大家尽量往前面坐，我们有一个好的氛围。这样就好很多了，所以我们麦克风也可以不用了，大家这是一个很宽松很轻松的讲课啊，大家可以问一些基本的问题，疑难的问题。我呢，准备的幻灯片很多，但是我们不一定要把它讲完。只要你们对美国专利诉讼的程序有一些概念就可以了。（掌声）我们今天要讲的题目就是在美国联邦法院里面的专利诉讼。所以我们后面要讲，为什么在联邦法院里面。大家知道，美国有两套的法律系统。谁能讲讲除了联邦法法律系统还有个是什么？还有个是州法律系统。他们两个是完全，基本上独立的两个系统，但是互相之间又有牵制。从原则上来讲联邦法院要高于州法院的。但是州法律也有具体的他们自己的独立性。比如说像家庭婚姻法，主要都是在州法的系统中。比如说刑事法，也绝大部分都在州法中。但联邦法呢，比如说像专利，破产法等等它是专门需要在联邦法管辖权里面的。还有呢，就是有一些法律纠纷呢，是州法和联邦法都可以牵涉。所以关于联邦法和州法这个关系呢，我们在法学里面都有专门的课来学这些东西，在座大概也都知道。那么在对专利的诉讼呢，一般是有两个途径。第一个途径呢就是通过国际贸易委员会，就是上次我讲过的ITC。今天我要讲的就是通过美国联邦地方法院开始的这样一个诉讼。什么叫做专利侵权呢？在这里我给大家分了一下，直接的侵权，这是根据美国的法律、法规上面写的，任何制作，应用，销售，许诺销售，以及后面还加了一个进口。所以也就是说如果我一个中国公司制作了一个很好的产品，进口到美国去了，美国的公司呢，有可能它如果在美国的专利覆盖了这个产品，有可能就提出诉讼，他有这个权利。另外一个，就是间接的侵权。间接侵权是什么呢，又分为两种。一种就是辅助侵权。什么叫辅助侵权呢，比如说我的专利是造一个显像管，造一个屏幕，比如说我的专利是一个显像管的专利，那么我呢就造一些显像管里面的一些芯片，那么这个芯片呢只能用在这个显像管里面。那么我这个芯片呢，虽然说不是这个专利所包括的，但是我辅助了其它的厂家做了别的东西合在一起就成了一个显像管，这就是辅助侵权。还有一个就是诱导侵权。诱导侵权是什么样的呢，同样的，比如说我的专利还是造显像管，我造一个里面的芯片的话，这个芯片没别的用，只能够用于造这个显像管。所以，我们的产品，我有一个产品，不一定是要直接的侵权才能够被认为是侵权，间接的也可以。第三个就和我们中国的企业就有较大的关系了。也就是超过美国国界的，外国公司的，我不在美国做有分公司的，我只是出口到美国，不进口的，那么进口也就是说我在美国有一个公司我从中国进口进来的，这样的直接的侵权，叫import。我只是export，我现在在重庆的一家公司，比如说嘉陵摩托车，我不是说嘉陵摩托车就侵权了，只是举个例子。然后我今天只是出口，然后美国别的公司接我的产品进去，所以就没有侵权。那么在这里呢，美国就有一个条款，它就说如果你是积极的，你是非常积极的进去，而且有目的，去年就有一个很大的案子，就是讲的，如果你造的东西，很重要的东西，很重要的部件进到美国去了，然后组合成一个产品，是构成侵权了的话，也可能被定为Infringement Extraterritorially。所以美国的法律也包含了一些就是说中国的公司虽然在美国没有分公司，也没有积极的进口，也有可能被诉讼的。所以,后面我要讲的是关于侵权这个方面的，它的管辖权的问题，也和这个有关系。大家觉得这样讲有什么问题吗？（掌声）好，就这样。大家看着英文我讲中文啊，也许有的中文我翻译得不太一样的话大家可以纠正我。好，这是专利的解决方法。Remedies，就是赔偿，或则解决的方法。这是在联邦或者地方法庭解决方法就两个，一个就是赔钱monetary damages，第二个就是永久的禁止，你不允许再造任何侵权的产品。这个在赔钱的这个上面呢有一个叫做reasonable royalty，就是合理的权利金，另外一个就是lost profits，就是失去的利益。这些都和钱有关，前面的。后面的呢就是说我被禁止，没法再继续生产，销售，使用等等，或者是进口。这就是两个最主要的专利的解决办法。那么plaintiff’s goals，也就是说原告的目的有很多，就是刚才我讲的，第一个就是要钱，第二个就是要禁止你再生产，然后还有一个就是我一个公司要告你另一个公司，我现在有这个专利，我要销售我的这个产品，可是另外的一些公司也生产，销售，等等我专利所保护的这个产品，我就可以告你。另外一个是patent troll，就是专利流氓一样的，他就是去买一些专利或者自己申请专利，然后就专门来告一些大公司，像我现在做的有些案子就是专利流氓告全世界50强的银行，然后银行就说你这样告要花好几年的时间，干脆你们要一百万我就给五十万看搞不搞的定。一个公司拿五十万，十个公司就是五百万哦。所以就是很多钱，一般呢他们就是提出诉状然后就开始收钱。这个是从防守这一方来看。然后当然了还有一些公司，就专门用专利，他们的知识产权来作为他们经济效益的一部分。比如现在最大的拥有专利的公司就是IBM。IBM是最大的，全世界没有一家公司比IBM有更多的专利。他们每一年的收入有10%到15%是从专利的许可来产生的。这就是他们的一些策略。被控告侵权的人呢，这里有一个非常好看的declaratory judgment，这是什么意思呢，就是宣告，就是我是守方，我没有专利，对方有专利，但是我有产品。然后我作为原告，我向法庭作出declaration，我的产品入侵这个专利的权利，我先提出来原告，专利拥有者是被告，然后让法庭来declare（宣判），来宣布我的产品没有侵权。这样我就可以说我可以生产，以免以后呢，我如果生产了，产品在市场上销量很好，他们提出来诉讼我，我就会很被动，所以我作为一个策略，我先开始declare，这就叫做declaratory judgment。这个很有意思，就是美国的专利到底是和解呢还是打下去。绝大部分的专利诉讼的案子，都是真正地在法庭的争论之前就和解掉了，95%以上。然而在什么时候和解的？有的是速战速决short-fuse settlement，很快地就和解掉了，就根本不想跟你打，你要多少钱，我丢给你钱，我不想跟你说。也有这种的打持久战war of attrition，我跟你慢慢打，因为有些大公司，他们觉得这些小公司一直在告他们，他们很烦，如果我不把他们打下去的话，那这小公司整天来骚扰我，所以我一定要找一两个案子，一定要把他们打败。当然我现在所站的观点是站在守方的观点，因为我的一些客户都是一些大公司，所以如果你请另外一个律师，就另当别论了。从另外一个角度来看呢，从专利的角度来看，控方的观点也有所不同，这个我们都在理解这个概念上，你站在哪一边理解，其实这概念是一样的。这是这个公司他们的商业策略。他们的商业策略到底是什么样的，我是什么目的，我控告人到底是什么目的，我只是说收点钱呢，还是说我一定要把这个技术控制在我手里面，我要发展很大的市场，这个与技术的重要性有关，还有风险的评价，到底是我拿钱多，还是说美国专利诉讼的时候，一打就要两三年，三四年的样子，这个律师费是很高的，我要怎样去平衡。当然还有很多无形的东西（intangibles）。这就是说怎么去决定，所以为什么说专利法在商法之内，专利法和商法是完全不能分开的，就是因为与整个的公司或者跟个人的经济，策略和计划，市场的调控，风险的评价是非常有关系的。所以如果大家有什么问题可以随时举手问。（掌声）这一张幻灯片讲的就是所有美国联邦地区法庭的这个列表。第一步就是提出诉状和送达，第二步就是管辖权的问题和管辖地的争议，第三步就是应诉和反诉，第四步就是从控方这边来做侵权的争辩，守方这边来做专利无效的争辩和如何来应付诉讼。然后就是取证，在美国专利诉讼是非常大的一部分就是取证，时间也是最长的。再下一个，就是权利要求的解释，这是在专利诉讼和其他的民事诉讼很不一样的地方，有专利权利要求的解释和范围的界定，所以后面我会解释。然后是专家的取证，再后一个是宣告判决。在进入法庭争辩之前，双方就要给法官说，我们没有什么好争议的，我们就是赢了，同样另外一方也说我们也没有什么好争议的，我们也赢了。如果不能解决的话就进入法庭上进行诉讼。 所以在专利诉讼和别的民商法诉讼一样，在美国只是一个trial，只是占很小的一部分，主要就是前面的工作。所以我们的律师的团队很庞大，而到最后，只有利益council站在前面，跟对方的利益council在争辩。我们有时候到最后呢，会有二三十个律师在德州东区法院住两三个星期，一直在准备file。这是一个很重要的东西，你大概要知道美国专利诉讼的程序就是这些。黄汇：你讲到的这个summary judgment程序是不是相当于中国的和解制度，或者它在美国法中有什么具体体现？（掌声）陈尊旋：很好的问题，这其实跟和解是不一样的。美国人就喜欢诉讼，所以在法庭面前诉状摆的非常多，排队排很久。美国的法院非常鼓励和解，任何时候你都可以和解。从开始发案到接到诉状送达的时候你就可以，或者到trial（庭审）的前一天和解都可以，或者说trial搞到一半的时候，对方说我们和解吧，也可以。和解协议书弄好了，到法官面前签个字，这所有的案子全部都清了。summary judgment是有点不一样的，就是说一定程度，大家的discovery取证都取得差不多了，我就发了一个brief，就是告诉法官说，我们取证取的就是这些了，没有一些issues in dispute，法官应该判我胜，没有这个意思。对方也可以提相反的brief，如果法官觉得认为说你赢了，我同意你的意见，法官就判你赢了。所以后面进入discussion你赔多少钱，是由法官定的。和解是由控方和守方双方之间的和解，跟法官没关。大家清楚吗？其实summary judgment是比较复杂的，说不定黄教授等一下给大家讲一堂课。好！下面就讲了在美国district court。就是联邦法院第一层的叫federal district court，第二层就是circuit court，在美国有11个巡回法院，几个州分成一区，最高的就是federal supreme court，州里面也有这种中级的地方法院，不同的州叫法有点不一样，也有州的supreme court。我们现在就是说联邦的地方法院，美国的专利法就是这个35 U.S.C.，第三十五条，下面的很多，专利法全都在上面，它就是定为专利由联邦法庭来受理的。但是有时候会混淆，专利的问题也可能是州法的问题。比如说我跟刘院长，刘院长的公司和我的公司做专利许可。我把我的专利许可给你，有一天发现我的专利完全不值钱的，骗了他好多钱， 他就来告我。你能说这个事情应该是在州法庭上面还是联邦法庭上面？州法庭。因为这是合同，我跟他有合同，只是说这个合同上讲的是专利的事。如果说我卖给他一个东西，一个机器，他发现我骗他了，也是一样的。它只是说我的专利许可，合同法的这个项目是专利许可，当然了州和联邦法庭有一些非常复杂的关系。如果说我诉他专利侵权，然后我同时也要合同，也有license，也有许可，那么一般联邦法庭会（一同审理），控方和守方是一样的，那么为便携起见，联邦法庭会一起受理，不会把这个丢给州法庭。那么这样的话会对美国的法律系统来说，cost increase，耗费会增加的话，那么就一起来受理，联邦法庭有这样一个权利。所以，我们就是看什么样的jurisdiction到底是联邦法还是州法，所以一般上很多时候我们采取的措施就是transfer，给州法庭说，我这个案子应该是由联邦法庭受理的，你必须遵守，就是在防守，控方和守方这个战略的一个措施。有什么问题没有？后面讲审理权的问题，jurisdiction，这个概念非常复杂，我只要求大家知道这两个词general jurisdiction和specific jurisdiction，这是一个非常大的题目，但我们可以跳过去。然后就是另外一个概念venue，就是裁决地方，jurisdiction是由联邦法庭受理，但是你在哪个联邦法庭上面？你是在现在德州东区，加州中区，还是在纽约上区的？虽然联邦法庭和州法庭是完全分开的，但是它必须在某一个地方，虽然在这个州，它有的法院是联邦系统，也有的法院是州系统的，但是它的系统是不一样的。所以venue这个概念在专利法概念上基本可以理解为提起审判地。比如刘院长有一个公司，在德州成立了个分公司，它在美国卖手机，在网络上做广告，这手机有一个其他手机都没有的非常好的功能，就是他一想到要打出的号码，手机马上就会打了，非常好的发明。我到哪去控告呢？因为在前面的jurisdiction也讲到了，你如果只在美国德州卖的话就只能在德州告，但现在广告全都出来了，也就是说全部的美国所有任何地方客户都能买到它的手机。那么理论上我在任何的venue都能去告他，任何的地方。所以呢，这就产生了一个问题，我到哪里去告的问题。这就是一个问题。我现在做的答案跟这个地方很近，eastern district of Texas，德州东区地方法院。德州有东南西北分四个区。它呢，专利诉讼的案子发得最多的，这是某一年的数据啊，总共的民事案件是这么多。就是某一阶段的数字，专利的案子占11%，还有一个就是特拉法州，专利案件占4%。这是很小的地方。为什么控方原告方都喜欢去那呢？因为大家都觉得，有个统计，在德州东区是比较荒野的地方，然后一般呢大家都比较同情发明者，发明者去告的时候大部分时候都是胜算比较多，所以他们都跑去东区，所以东区后面就突然一下就有很多的专利诉讼的案子。其实以前几年的数字表明也是这样的。我们跳过这些数字吧，大概的概念就是这样子。然后venue呢就是在某一个地方联邦地方法院他们都有自己的local rule，他们自己定的rule比如说你要用A4的纸来做file啊，还是用electronic电子的file啊，然后几点钟开门几点钟关门啊，这都是local rule，他们可以定的。这里呢，也可以就是trial的时候，你做那个infringement contention诉讼侵权争辩的时候你需要什么的，需要提供什么东西他都可以定。所以在不同的时候呢，我们一般作为defense的话或者原告或者被告的时候，我们代表这个公司，同时要请在德州东区那边对地方的规定很熟悉的人和我们一起来做，所以就是这样的一个概念。这个我们跳过去。但是最近一两年，以前都没有这样的现象，现在就是呢这一两年我们可以change venue，有几个案子都是成功的change venue。就比如说刘院长的公司，它的分公司是在漂亮的加州，旧金山那些地方，很漂亮的，然后它主要的这些运作啊，研究的地方啊，那些研究电话的天才的人啊，一半在美国一半在旧金山，那么它的广告打出来，大部分它的运作和研究，开发，销售都是在旧金山那个地方，那么他在德州东区的法院告我，觉得那里胜算比较大，那么我有可能就会提出来说因为他在加州那个地方，主要的operation是在加州，所以我请法院考虑这一点，根据这个法律，我们知道美国都是以案例，前面的法律，第五巡回法院，这个federal circuit court。再讲一个就是专利的到地方法院，如果上诉的话，就到federal circuit court，专门的federal circuit court来受理这个案件，所以现在就有可能change venue，改变审判地，就看守方和攻方他们的要求。（掌声）前面讲的是是审判的地方，就是jurisdiction和venue，后面给大家讲应诉和反诉。当有一方提诉的时候，一般法庭会通知双方都来一起开个会，叫做scheduling conference，就是说，现在你告了这一方了，我们就定好时间，因为联邦法庭的rule，你必须什么时候做，比如说我收到送达到的时候必须在二十天内要应诉，如果没有应诉的话我就violate这个rule。但是有很多东西都比较open，所以法官要事先定好，什么东西做什么，这就叫做scheduling conference。然后在专利诉讼中，一般会有一个affirmative defense，它是什么意思呢，就是积极的应诉。也就是你提出一些证据出来，来告诉法庭原告方所提出来的是无理的，这个很难解释得清楚，还要花比较多的时间，我们就过去。一般来说反诉，就是你也侵我的权，或者别的诉讼。这个词比较重要，就是怎么样应诉。一般应诉，就是说你的专利是无效的，那你就没专利了。或者说你的专利是没办法实施出来的unenforceable，或者说你的专利根本不cover涵盖我的产品，根本与我的产品无关，还有就是产品上有一个（marking），就是一般来说，我们看到的专利上写着US patent number多少号，在我的产品上面有个专利的标题，如果没有标题，有可能对你的诉讼有很大的影响。下面我要讲的就是疏忽，你在申请专利过程当中啊，或者专利已经给你批了的过程当中，你有一些行为足以让我提出来使原告的控告减弱点。还有就是patent misuse，就是跟其他法律，你拿的专利可能跟反垄断法有关的，跟别的法律有关的，你用的这个patent并不是为了促进科学和科技的发展，而是有一些别的目的，这些目的是违反美国其它的法律。patent misuse也是一个很大的研究的和使用的领域。大家知道一下这样的概念就好。（掌声）我看时间怎么样，讲了40分钟，差不多再讲20分钟。我们选一些比较重要的。Infringement contention，Infringement contention就是说侵权的控辩，一般是由控方来提出来的。就是你在美国的专利诉讼的时候，他告你的那状是非常简单的。他可以告说，你某某公司做了什么产品，我有个专利，专利号多少，我告你侵犯我的权利，这很简单啊。但是你到这里的时候，Infringement contention的时候，这就在于地方法庭的一些规定，一般都要求你比较细致的，说为什么这个产品侵犯了你的专利权，你的权利要求要一条一条列出来的，权利要求里的每个elements要列出来，跟这个侵权的产品去做比较。为什么侵权，基本上就是这个概念，你要具体地列出来，为什么这个产品侵犯你的专利权。这里举个例子，这边告他的是A，这边是专利部分的权利要求，然后是解释，说为什么你的这些产品侵了我的权利，这个就叫做claim chart，就是权利要求的表，我的权利要求在这边，你的权利侵犯在那边。那么守方这一边，一般来说，我的争辩就是专利权不成立，专利无效，那么我如果说你申请专利无效的话，那么就不用谈了。所以也是，我也要一个无效的争辩，为什么你的专利无效。一般来说这个prior art在专利法中是非常重要的，就是已有的技术，以前的技术。一般的来说，prior art就包括以前的专利，以前发表的文章，以前发表的东西，以前有人用的技术，以前有人用的产品等等。都可以作为prior art，然后invalidate patents，以前别人发明过的，你这个根本不是新的。所以现在你要invalidate就有一个概念，就在美国刑事和民事法律方面有个proof的概念。就是你怎么样proof，一般在美国刑事法中，你要证明有罪的话，这个proof部分要非常非常的确证。它叫做，beyond reasonable doubt，就是没有什么怀疑的，你杀人了，才能够判你有罪。再下面一层呢，你要，比如说专利，既然是专利局给你的专利。我们就presume valid，就是专利局已经认为有效的。那么你要证明它无效的话，你不一定要证明 beyond reasonable doubt，因为beyond reasonable doubt几乎就是100%的证明。你只要证明，有一个clear and convincing evidence，这个大概接近100%，当然美国这个没有量的概念，如果我们真的要用一个数字来理解的话，clear and convincing evidence可能就是80%，或者更大一点。然后一般在很多的法庭上面，你要提出真正的上诉，就是preponderance of evidence，这个就是说50%就可以。我们在法学院第一年级的时候就是学习这个东西。在一个特定的法庭issue案例上面，要判定你是否侵犯了这个法律，这些非常重要。所以我们现在所说的专利如果你要invalidate，使这个专利无效的话，你的证据是比较高的，必须meet clear and convincing evidence，必须是这个才能在法庭上判为无效，所以一般来说是比较困难的。专利经过专利局的审查，经过一定审查员的审查，我们presume它是valid的，invalidity contention专利无效的证件，无论如何我们需要去试，去做这个，这也是一样的。Invalidity contention跟infringement contention都是一样的，但这个大部分是用prior art，就是已有的技术和现有的技术是怎么比较的。后面一个是discovery，就是一般专利诉讼上80%以上的时间都是在做discovery。discovery就是取证，就是互相之间，对方我要这个，你要那个。所以美国是用非常非常严格的rules，federal rules，就是国会所定下来的，在联邦法诉讼过程当中必须follow遵循这些rules，这是联邦法的规定，你不能violate这些rules。所以一般在取证过程中，比如说我们两个，控方和守方，需要对方的一些elements材料，你不能不给，不可以不给，你必须给，你不能销毁你的证据，如果销毁你的证据，我如果发现的话，法庭就会处罚你，甚至你的整个trial，整个case都会掉，所以一般来说你要follow the rules。但是也有一些exception，即例外，就是最好的例外，在美国做律师为什么好呢，比如说我以前在发明的过程当中，你请了一个专利律师帮你写这个专利，你提出你的观点跟律师交流，就是诉讼的时候，我跟律师交流，我怎么去起诉别人啊，怎么样去发展我的诉讼啊。然后你守方的律师一样的，我被人告了怎么办，我们的战略战术怎么样，这些是在于Attorney-Client) Privilege就是我有这个权利，任何人都不可以剥夺，我可以不给你的。然后另外一个就是 Attorney Work Product，就是我为了应付这个案例，我跟你写一个一二三四点怎么弄，我给你写一个东西，Work Product，这样呢这个上面就可以不用取证，Privilege Log，就是可以有一个表格，然后表格说上面怎么回事，这边是我的客户，写我的Email，几月几号关于什么的，但是关于的内容我可以不给你，我告诉你这是Privilege Log，如果你有争议的话，可以让法官来看这个Privilege Log，看这个实际的内容。当然比如说我这个公司现在机密很多，我的这个finance，这个钱来来去去，我机密的东西不是在这个privilege之内的话，我给你那些客户看的话，不是泄露我那些机密吗，我有一个要求，叫做 Attorney Eyes Only，就是参与这个案子的律师看，别人不能看，不能给客户看的。你是为了起诉或者应诉的话，Attorney Eyes Only，你必须也遵守这个联邦的rules的规定，所以我们在诉讼的过程当中，我们好像跟对方都是比较和气的，因为大家都是按照这个rules来做的，当然也有一些律师比较无理的，但绝大部分情况下，大家都是按照这个程序来做的，所以这是discovery。最后我花点时间讲下claim construction，然后我们就可以结束。claim construction在专利诉讼里是非常重要的一个，就是怎么样权利要求的解释和范围的界定，这是根据一个supreme court，联邦最高法院的案例，就是Markman v. Westview Instruments，所以我们一般叫做Markman Hearing，它就是双方有争议的权利的范围的界定。然后我说呢，然后到法官上面来裁定，法官说应该这样解释权利，那么就定下了。后面的一个就是，首先第一步就是说，就是那个claim turn是不是需要我们来解释的。比如说有个claim turn说有一个发明叫做thinking of a number，到底这个需不需要解释，什么叫做think，是眼睛盯着它这个叫thinking，还是我说我随便想一个number，就是说你一定要默念一个number，这个不一样，需不需要解释，如果需要解释怎么解释，范围的界限是什么，那么一般来说，控方原告方就是刘院长，他的这个解释是越广越好，随便想一想只要脑子动了就算想，包括很广泛的。那么我作为守方呢，我们是越窄越好，interpret，把这个范围界定得很窄，你心里在默念数字就算在想，这个就很窄了，是这么一个理念。所以这是非常重要的，如果你claim construction定下来，那么后面的路，直到大部分claim construction完了以后，就开始谈和解了，他知道我们胜算不大，那么我们就和解吧。另外一方就是，claim construction给我有利的，我要提高价格了，你要和解要多50万多100万等等。有Lay Terms 也有technical terms，比如有些化学名称等。随之讲了广的和窄的方面。怎么样做呢？就是一般来说，我们叫做ordinary meaning，就是普通的，这个词在业界里是怎么解释的，这个作为一个最基本的起点。所以，initial开始我是interpreter。外在的证明是说专家的观点，字典上的解释，或者是文件上的解释，发明者的解释，这些都是外在的证据，不是作为最基本的解释。内在的证据，就是你在专利书上怎么解释，你自己怎么定义的，其他的权利要求怎么跟他有关系，这个权利在申请的过程中，你跟这个专利局检察人员的沟通，检察人员说，你这个不行，我不给你专利，你这个太宽了，你就说OK，我应该再定义，所以你给我专利，那个非常重要。以上就是今天我要讲的内容，谢谢大家。（掌声）第二部分 嘉宾点评主持人刘云生教授：陈博士花了一个小时多一点的时间给大家讲述了美国专利诉讼的一些程序，给大家做了一个简要的分析，同时吧，也说了和我们国家专利的一些差别。那么我们下面的进行下一个程序，有请我们的嘉宾点评，有请我们的黄汇博士。（掌声）黄汇副教授：
首先非常高兴有这样一个机会来参与陈尊旋律师的这个关于美国专利诉讼的这样一个讲座的点评嘉宾。那么大家都知道，可能还有好多同学还没学知识产权法，那么在三大知识产权法基本法，专利、版权和商标法。这三块之间专利是最复杂的，就是因为专利的复杂性，所以就像我们国家在专利诉讼的管辖上，我们国家就必须严格规定。在专利的诉讼上由省、自治区、直辖市的人民政府所在地的中级以上人民法院才有管辖法的一审，也就是一审案件必须在中级以上人民法院管辖。另外一个大家从TRIPS协议上也可以看到，对于专利诉讼的管辖，海关是没有权利对专利案件进行管辖的，他只能在涉及到版权和商标侵权的案件海关才可以启动管辖权。那么这两个例子给我们透露出来的信息是什么呢？就是专利的复杂性，所以陈律师在选择这样一个主题给我传达美国域外事业的一些信息，我觉得有非常有价值的。我个人也很受启发，有些东西是我从来没有听过的。那么陈律师今天晚上的讲座呢，我觉得有两大特点，一个呢，是国际化和本土化的结合，他是用美国的思维，美国判例法的这种方法，以及美国的法律，实际上是试图为中国将来专利立法的完善提供一个美国式的镜子。我相信大家已经从刚才的讲座中受到了启发，另外一个本土化的表现是他有一口流利的英语，但是今天晚上他没有用英语，他用了我们最熟悉的母语，这是一个特点。另外一个特点就是他牢牢抓住了美国专利法的精神实质，和具体制度之间的一个勾连，为什么这样讲呢？他在讲美国专利法的制度，其实在讲制度的过程中，他折射出了美国专利法的精神实质。我举两个例子，这是我感受最深的两个例子，一个是，他前面在讲美国专利法的权利的时候，他讲美国的专利法有域外效力，这就是美国的厉害制度。按照大多数国家的立法，规定的是进口以后才有可能造成对美国专利上的侵权，美国厉害到什么程度？出口他也管，你这个国家的产品没有到达美国本土的时候就有可能造成对美国专利权的侵权，当然美国这个规定也颇受国际社会的诟病，很多人也在批评他。美国法的这个规定实际上就是国内法具有了域外法的效力，实际上就相当于我们TRIPS协议的前身，美国特别商务条款实际上就是我们今天看到的所谓的知识产权国际宪法旧文本，却不是协议的前身，实际上也是美国强制性地把本国的专利制度强加给了发展中国家，当然我们今天是站在中国的立场上来评价这一规定，这也是我们在学习知识财产权制度时必须要有的一个知识产权主权的立法考虑。那么他刚提到的另外一个有意思的现象，就是在美国案件的管辖是分两块的，是专利授权的管辖和专利合同的管辖，是由不同的环节来进行的。专科授权时美国涉及授权方面的案件，我没听错的话，是由美国的最高法院，就是联邦法院来审理的。那么涉及专利财产的许可呢，是由地方法院来管辖的。那么我们研究知识产权，知识产权和传统物权有一个小小的区别，它更加强调利益的对价，强调对价机制，强调知识产权人和社会公众之间的利益平衡，那么我们讲的物权法，经过一段时间就会进入公共领域，是没有这个概念的。但我们知识产权法就规定保护五十年就自动进入公共领域，那么为什么有这种规定呢，这个就体现了权利人和社会公众之间的一个利益平衡。那么美国专利法为什么把授权放到联邦法院去管辖，而这个专利的许可就给地方法院管辖，这里面折射出一个重要的立法精神，就是美国在授权的这个层面上是十分强调知识产权的对价的，强调知识产权人和社会公众之间权利和义务的权衡，这个对价过程、对价机制的完成是在国会的层面，甚至必须是在美国最高的层面，对价机制的实现应该由美国最高法院，联邦法院才能够完成的。它实际上是体现美国专利程序的民主，必须通过民主化的程序来达到对价机制的实现。那么这是我对陈律师今天晚上讲座的最深刻的两点体会。那么陈博士在后面讲美国专利诉讼的时候讲到了很多策略和技巧，给我印象最深的就是讲到德克萨斯州，这个地方比较偏，那么诉讼时选择这个地方就有利于原告。这个信息对中国的专利权人非常重要，如果我到德克萨斯州去打工，我是权利人，那么我就选择这个地方来打官司。那么如果我是被告的话，那么我就考虑是否到另外一个对被告有利的法院去做案子。所以虽然时间很短，但是这里面带给我们的信息量很大，而且陈律师是站在理论界和实务界的一个人物，他给我们提供了很多信息。我们衷心希望陈律师能经常给我们学生开讲座，使我们能接触到美国甚至其他国家最前沿的知识产权的信息。我的点评就到这里。（掌声）主持人刘云生教授：
谢谢黄汇博士。大家可能清楚，知识产权中心有两位搞理论研究特别聪明的，一位是李雨峰教授，一位就是我们的黄汇博士，他们的研究领域被称为知识产权哲学，今天晚上陈博士给我们介绍的一些制度，黄汇博士也还是相当熟悉的。（掌声）大家可能清楚，以前民法商法的答辩是没有分专业和方向的。我们有一个总体的感觉，知识产权法研究方向的导师参加民法专业方向的答辩没问题，但是我们单纯民法方向的参加知识产权法的答辩很困难，困难到什么程度，很多时候连问题都不敢提，生怕一提问就出错，哪一出错就是人家答辩的无法回答你的问题，提错了那就很丢人的。那么接下来一个问题就是不提问就更麻烦，你不提问就是你那个水平连个问题都提不出来。所以我们学小民法的随时都是处于一个两难境界，所以后来我们就建议，像知识产权法这样专业性技术性都特别强的，我们以后都给它分开，所以现在你们本专业的，自己来答辩，就是因为它技术性专业性太强。那么黄汇博士作为一个理论研究的先行者，我相信知识产权一旦兴起后，我们西南政法大学有两面红旗，一面就是李雨峰，一面就是黄汇。今天晚上能落到实处相当不易，谢谢黄汇博士。下面我们有请康添雄博士对陈博士的讲座进行点评。（掌声）康添雄博士：谢谢给我这样一个机会，那么今天晚上我首先要感谢陈律师，因为今天晚上他带给了我们这样一堂关于法律事务的课，那么我感受最深的就是时间太短了。我觉得他里边阐述的信息不够多，我觉得应该要有更多的时间和机会请到陈律师来到这个地方给我们介绍这个专利法。那么在这里边呢，点评我不敢当，因为在前面有黄博士、刘院长这样的一个精彩的点评，我只能提出几个小小的问题。那么陈博士今天是以律师的身份来介绍专利法，专利诉讼在美国。那么我们这时候可以看到这个难度太高了，台面上的东西，那么既然陈律师的身份是lawyer，那么我们知道起诉之前有很多是属于我们看不到的东西，那么我想问的是我们在提出一个专利诉讼之前，有没有作出胜诉或者败诉的评估，也就是说即使是在告侵权，我们作为原告，是否可以做出侵权评估胜算，那么这里边我们知道专利权可能是一种不稳定的权利，它可能被宣告无效。中国大陆的专利无效是由国家知识产权局内部的专利复审委员会宣布的，不像美国是由法院直接宣告无效。那么我们在提起诉讼时，律师跟当事人的这个交代，是涉及了哪些因素，我就是想提出这样的一个问题，我们在台面上看不到。我们请陈律师来跟我们讲解一下。谢谢。（掌声）陈尊旋律师回应：
其实康博士是最聪明的，他桌子转到了别人那里，叫做turn the table，非常有意思的啊，因为我最近也对中国的专利法有一点兴趣，我代表了很多中国的公司到美国。我发现在中国专利局的评审过程中跟美国有很大的不一样，中国的专利评审有一个发明专利，有一个叫实用新型，在美国没有，美国就叫做(Utility Patents)。在中国发明专利要经过审查的，如果没错的话，实用新型没有严格的审查，不经过实质的审查，就已经给你授权了。所以说在中国，如果你有实用新型的专利的话，百分之五十的时间是在那里摆设的，用来吓人的，我有很多实用新型的专利。一旦你去告别人的话，别人就去申请认定你的专利无效，所以就百分之五十。但是在美国不一样，你任何一项(invention)，甚至包括design Patents，就是设计发明，我们现在讲的就是(Utility Patents)，都需要经过严格的审查的，审查的过程，美国专利局与商标也是一起的，叫做USPTO，US. Patent and Trademark Office，所以他就有不同的art、group，这个就是专门做mechanical engineering的，有专门做chemistry，biology，engineering的，还分好几类的。这些专业的人们来进行审查，一般来说我们申请一个专利，现在是high-technology、IT的，需要五六年的时间，它才能下来。一般来说，申请一个专利，如果写得比较好的发明，申请书的话第一回合肯定是要被拒绝，如果第一回合专利局就授权给你的话，那说明你写不好，为什么，你写太窄了，你写得非常的narrow，你的这个专利可能一点价值都没有，别人随便做个什么东西都不会侵权。太窄了，你的权利的要求一定要，别人稍微改变一下，专利诉讼案有一个非常基本的概念是什么，就说我的专利的每一个element，我的产品必须meet。就比如说我的权利的要求是abc，就比如说这个麦克风的话，或者说这个瓶子的话，我的权利要求就是这瓶盖、瓶口、瓶的身子body，那么我专利的产品就必须是abc，我不管其他的d或者e或者f，这三个match了，我就侵权了。那么如果你写得很窄的话，描述的a非常详细的话，我随便一个更换比如a，那我就不侵权了，所以说这是一个概念。所以为什么刚才康博士讲的在中国invalidate的几乎百分之五十，它的实用性没有经过审查，但是在美国，刚才也提出来了，必须经过严格审查，必须经过clear and convincing evidence才能够invalidate pattern，invalidate pattern在美国是比较难的，百分之二十可能还没到，我不知道统计的数字，可能是少于百分之十，也有人做这样的统计数据，但是比较难。还有一个问题就是在起诉的时候是否做纠纷的评估，那是肯定的。因为作为一个公司或个人，你起诉的时候，你肯定是要考虑的。比如说我的公司现在的收入revenue只有一个亿，或者说只有一百万，那么只有一个亿和一百万在诉讼中，有多大，因为律师费很贵的，然后是市场，他是跟我做partner的，那如果诉来诉来的话，也许我的目的其实不一定是起诉他，而是威胁他跟我坐下来谈的，我们互相可Cross Licensing。还有说如果我的产品不是特别好，但是我有专利，他的专利也是挺好的，这是非常综合的考虑。然后在美国还有一个非常interesting的东西就是律师收费，他有一个Contingency-Based，就是我讲的怎么赚钱，大家要注意听了。在美国就是 Contingency-Based，我帮你打官司，你不用付我律师费，但是一旦判定你赢的话，法官判你一百万的话，我要跟你分，我分你百分之三十或四十，我要是输的话，你一分钱都不欠我，这就是 Contingency-Based。还有一个最普遍的是Hourly-Based，我当律师，我按每小时收多少费，还可能说中间减一点价钱，这就是Hourly-Based。那个 Contingency-Based有一个好处，就是刘院长发明了一个心想事成手机，都还没有卖出去，没有钱去请律师怎么办呢，可是我的技术又非常好，你就请一个律师用Contingency-Based，我一定要告他，我们肯定有几十亿的收入，我也不在乎，当然你也要想，如果你赢了，你也可以贷款去请律师，专利是一直都在进行的，包括不仅是你诉讼之前的，还有你诉讼过程当中的。因为你的市场变化，技术变化，你的技术在两三年间涨价了，等等，这些策略都在里面。所以我们专利就是一直都在跟business非常紧密地工作中。谢谢。（掌声）主持人刘云生教授总结：
由于时间的关系，今天的讲座就到这里。再次感谢陈律师的光临，为我们带来美国专利法的最新信息。（掌声）也感觉两位嘉宾的精彩点评和同学们的热情参与。我们下次再见。（掌声）文字统筹：雷
雨注：本文稿未经讲演者本人审阅
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